Come registrare un brevetto: procedura e costi

Il brevetto è un diritto che tutela la proprietà intellettuale. In contrasto con il copyright, non protegge le opere artistiche, ma le invenzioni tecniche. Quando si registra un brevetto si nega a terzi di poter utilizzare la propria idea per produrre o sfruttare l’invenzione tecnica che ne deriva. Naturalmente potete ottenere una licenza dietro pagamento e i licenziatari avranno i diritti sul prodotto specificato dalla licenza che consentiranno di avviare un’impresa e commercializzare il prodotto.

Tuttavia la domanda di brevetto ha un corso piuttosto lungo e rappresenta una sfida finanziaria per molte piccole e medie imprese. Inoltre i brevetti si applicano soltanto nel paese in cui li si registra. Il trattato di cooperazione in materia di brevetti (Patent Cooperation Treaty) del 2004 semplifica il processo.

Il brevetto è un diritto di proprietà industriale concesso dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Per ottenerlo la vostra invenzione deve possedere determinati requisiti: in primo luogo si deve trattare di un’invenzione tecnica e non di una scoperta. I brevetti di biologia connessi a materiale organico sono possibili soltanto se comportano un’invenzione tecnica. Inoltre l’ufficio dei brevetti prevede i seguenti criteri:

• Novità dell’invenzione: sia il prodotto che l’idea devono essere assolutamente nuovi per il pubblico.
• Inventività: il prodotto deve distinguersi nettamente dallo stato esistente della tecnica. Se l’invenzione consiste in una proprietà implicita di tecniche già note, non vale come inventivo.
• Applicabilità industriale: l’invenzione deve costituire un progresso per l’umanità e deve poter essere producibile e commercializzabile. Se non fosse adatta a scopi commerciali, non ci sarebbe alcun vantaggio nel brevettare l’idea.
• Liceità: l’invenzione deve essere conforme al buon costume e non minare l’ordine pubblico. Questo requisito è tra tutti forse il più difficile da stabilire, anche per i cambiamenti continui in merito a ciò che sia o meno lecito.

Dato che la procedura per il brevetto è piuttosto lunga e dispendiosa, vi consigliamo vivamente di sottoporre la vostra invenzione a un esperto in materia.

Come accennato in precedenza, il brevetto è valido soltanto nel Paese in cui è stato registrato. Questa pratica si basa sul principio di territorialità: se la vostra idea è brevettata in Italia, qualcuno potrebbe ancora guadagnare denaro in Francia con un’invenzione simile. Ciò accade piuttosto frequentemente, perché le aziende nel settore tecnico investono molto nella ricerca e nello sviluppo.

Ogni giorno ci sono evoluzioni e può anche accadere che idee simili emergano in parallelo e indipendentemente, come del resto storicamente è successo in diversi ambiti. Ad esempio, Edith Weyde e Andre Rotte, in Germania e in Gran Bretagna, svilupparono e brevettarono nel 1941 un processo moderno per la produzione di fotocopie utilizzando la diffusione del sale d’argento.

Un altro aspetto critico riguarda la pratica della pirateria dei prodotti, legittimata dai brevetti all’estero. Brevettando nel proprio paese un prodotto già esistente in un altro, infatti, alcune aziende copiano invenzioni esistenti che non godono di alcun diritto di protezione nel paese della propria sede centrale. Essi brevettano il prodotto ed escludono i veri inventori da questo mercato. Per questo è assolutamente consigliabile registrare un brevetto internazionale, anche se bisogna considerare che è molto costoso. Vi suggeriamo perciò di fermarvi a considerare in quali Paesi la tutela del brevetto sia più necessaria, tenendo conto di fattori quali: dove verrà fabbricato il prodotto, dove sarà probabilmente commercializzato, dove si trovano mercati per prodotti simili, ecc.

In ogni caso ci si può avvalere della cosiddetta priorità: infatti nei dodici mesi successivi al deposito di una domanda di brevetto di invenzione (o di modello di utilità), si ha un diritto di priorità per depositare la domanda di brevetto internazionale per la stessa invenzione mantenendo la stessa data di validità del Paese in cui è stata depositata.

Se intendete depositare la domanda di brevetto in Italia, dopo aver opportunamente consultato un esperto che vi aiuti ad analizzare i punti elencati in precedenza (novità, inventività, liceità e applicabilità industriale), bisogna decidere se preferire una domanda di brevetto per invenzione o di una per modello di utilità, per la cui distinzione rimandiamo al nostro articolo sui brevetti.

La procedura da seguire in entrambi i casi è la seguente: domanda di brevetto con descrizione e disegni tecnici da depositare per via telematica o tramite la Camera di Commercio; in quest’ultimo caso la domanda può essere trasmessa al vostro posto ma dovrà comunque essere formulata da voi. Si consiglia come sempre di rivolgersi a esperti in materia, in modo da non effettuare errori che potrebbero rivelarsi decisivi, tanto più considerando i tempi e i costi della procedura per richiedere il brevetto.

Qualsiasi soggetto maggiorenne, persona fisica o giuridica, in condizione di reciprocità, può presentare domanda di brevetto e/o di registrazione. Può farlo di persona oppure tramite un consulente brevettale abilitato (mandatario) o avvocato che sia munito di apposita procura. Fondamentalmente qualsiasi cittadino italiano che abbia la residenza in Italia e ogni impresa con sede in Italia può depositare un brevetto nazionale per l’Italia. Mentre per quanto riguarda i richiedenti stranieri, sia che si tratti di privati sia di imprese, essi possono depositare un brevetto in Italia solo se con domicilio elettivo o una filiale in Italia. Se così non fosse devono rivolgersi a un agente brevettuale residente in Italia.

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico si trovano i moduli sia per le invenzioni che per i modelli di utilità. Il deposito della domanda può essere effettuato online cliccando sul link già presente alla suddetta pagina o presso una Camera di Commercio. In alternativa è anche possibile spedirla per posta utilizzando un servizio che ne attesti il ricevimento all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Al modulo di domanda, inviato in tre copie incluso l’originale, bisogna allegare la descrizione, i disegni tecnici e le rivendicazioni. La prima assolve alla funzione di chiarire quale sia il problema tecnico che l’invenzione andrà a risolvere, mettendo in luce i vantaggi che l’invenzione in questione apporterebbero a chi la utilizza. I disegni servono a coadiuvare e a specificare la descrizione, illustrando le caratteristiche tecnico-costruttive.

Nelle rivendicazioni, invece, occorre specificare quali sono gli aspetti per i quali si richiede la tutela del brevetto. Infatti il brevetto che verrà rilasciato coprirà soltanto gli elementi per i quali si fa rivendicazione, lasciando scoperti tutti gli altri. Perciò l’attenzione a questo aspetto deve essere massima anche per avere la garanzia di poter difendere il brevetto in caso di contraffazione.

Inoltre occorre allegare la versione in inglese delle rivendicazioni se non si rivendica alcun tipo di priorità (pena il pagamento di 200 euro per le spese di traduzione), oltre alla ricevuta del pagamento F24 dei diritti all’Agenzia delle Entrate, la lettera di incarico, l’atto di procura nel caso sia stato nominato un mandatario abilitato, l’eventuale documento di priorità e, naturalmente, l’indicazione del nome dell’inventore.

Come si immaginerà, i costi possono variare a seconda di diversi fattori, dal numero di pagine del progetto, al numero di rivendicazioni, dalla modalità di deposito della domanda (il formato elettronico è più economico di quello cartaceo) al tipo di brevetto e molto altro. In generale vi invitiamo a consultare il sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in merito.

Al deposito della domanda si riceve un numero di domanda e la data di deposito a partire dalla quale viene effettuata la ricerca di novità, che dal 2008 viene effettuata dall’Ufficio Europeo Brevetti.

Entro 9 mesi dalla data di deposito il titolare riceverà dall’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti i risultati della ricerca. A partire da questo momento viene assegnato un ulteriore termine (di solito si tratta di poco meno di due anni dalla data di deposito) per replicare alle contestazioni.

Nel caso in cui si ricevano delle obiezioni è possibile effettuare delle correzioni e specificare più dettagliatamente i punti controversi. Tuttavia è bene ricordare che, come già accennato per il brevetto italiano, non è possibile aggiungere nulla al testo originale della domanda, bensì soltanto fornire specificazioni relative alle rivendicazioni, limitare o appunto chiarire quanto scritto inizialmente che non può essere variato.

Se l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) deciderà di concedere il brevetto, vi sarà assegnato un numero e una data di concessione oltre all’attestato.

Durante l’iter di approvazione è comunque possibile produrre l’invenzione e agire contro eventuali contraffazioni. Si consiglia come sempre in questi casi di rivolgersi a un avvocato competente in materia.

Un altro punto da considerare con attenzione è la possibilità di rendere pubblica la domanda prima dei termini stabiliti: normalmente la domanda rimane segreta per 18 mesi, mentre scegliendo l’opzione di anticipata accessibilità al pubblico essa verrà resa pubblica dopo 90 giorni.

Ma quali sono i vantaggi delle due opzioni?

• Opzione della segretezza: in questo modo si ha il vantaggio che eventuali concorrenti non possano leggere il testo della domanda e conseguentemente iniziare a organizzarsi. Inoltre se la domanda rimane appunto segreta, si ha la possibilità di estenderla in altri Paesi anche se il periodo della priorità (12 mesi) è già scaduto. Tuttavia, nonostante la segretezza della domanda, si possono prendere provvedimenti in caso di contraffazione inviando una copia della domanda di brevetto al contraffattore.
• Opzione dell’anticipata accessibilità al pubblico: dopo 90 giorni, come detto prima, la vostra domanda e relativo testo saranno resi pubblici. Dato che gli effetti della protezione del brevetto, pur tutelandovi a partire dal momento del deposito della domanda, hanno effetti verso terzi soltanto dal momento in cui la domanda diviene di dominio pubblico, la pubblicazione anticipata vi darà la possibilità di agire verso terzi in caso di contraffazione. Essendo la domanda pubblica, infatti, i contraffattori non potranno affermare di non essere a conoscenza del brevetto (cosa invece possibile se il brevetto gode di segretezza) riguardo a quel prodotto/procedimento.

Per il brevetto di invenzione bisogna pagare ogni anno delle tasse di mantenimento, mentre il brevetto per modello di utilità prevede un rinnovo dopo 5 anni (durando 10 anni in totale, il rinnovo va effettuato soltanto una volta).

Il brevetto per invenzione ha la durata di 20 anni, mentre quello per modello di utilità di 10.

Il brevetto europeo si ottiene inviando un’apposita richiesta all’Ufficio brevetti europeo (European Patent Office, EPO) ed è valido in tutti gli stati dell’Unione Europea e in alcuni stati limitrofi.

Come già accennato, la richiesta si può fare anche fino a dodici mesi dopo la richiesta nazionale, avvalendosi della priorità. Inoltre, se la richiesta italiana è stata mantenuta nell’opzione della segretezza, è possibile prolungare questo periodo.

Chiunque può fare richiesta per un brevetto europeo, ma se non si è residenti né si possiede una nazionalità di uno dei paesi aderenti all’EPO, occorre un Mandatario Abilitato EPO in funzione di rappresentante.

Potete rivolgervi sia all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che la trasmetterà all’Ufficio Europeo oppure direttamente all’EPO. La domanda e i suoi allegati devono essere scritti in inglese, francese o tedesco, lingue ufficiali dell’EPO. La lingua scelta sarà quella dell’intera procedura.

Anche in questo caso occorre allegare la descrizione, la rivendicazione e i disegni tecnici, oltre ovviamente ai dati del richiedente e quelli del marchio nonché un esemplare del marchio stesso.

Per registrare un brevetto europeo bisogna pagare la tassa di deposito e la tassa di ricerca. Non sono quote fisse, bensì dipendono dalla lunghezza del testo nonché dal numero di rivendicazioni.

Al deposito della domanda si riceve un numero di domanda e la data di deposito a partire dalla quale viene effettuata la ricerca di novità che verrà pubblicata entro 18 mesi dal deposito.

A questo punto, a seguito del pagamento della tassa d’esame, se si riceve parere favorevole, occorre pagare una tassa di concessione entro 4 mesi e depositare il testo delle rivendicazioni in tutte le lingue ufficiali dell’EPO. Infine verrà emesso un Decision to grant con il quale si assegna un numero e una data di concessione, entro 3 mesi dalla quale dovete convalidare il brevetto negli Stati della convenzione EPO di vostro interesse tra quelli indicati nella domanda. Per farlo occorre tradurre il brevetto nelle lingue dei Paesi interessati e pagare le tasse nazionali previste, anche se la procedura varia da Stato a Stato. Anche in questo caso si consiglia di rivolgersi a un esperto.

Come per il brevetto italiano, nel caso in cui si ricevano delle obiezioni è possibile effettuare delle correzioni e specificare più dettagliatamente i punti controversi. Ricordiamo ancora una volta che non si può aggiungere nulla al testo originale della domanda, perché è quello che viene sottoposto alla valutazione dell’esito della richiesta. Si possono però fornire specificazioni a passaggi non chiari ma sempre muovendosi nell’ambito di quanto depositato inizialmente.

Durante tutto questo processo, che può rivelarsi lungo, per non perdere la possibilità e i diritti dovete mantenere la vostra domanda pagando le tasse annuali, oltre a quelle eventuali relative a obiezioni o osservazioni da parte dell’Ufficio Brevetti Europei, pena la perdita di tutti i diritti sulla domanda depositata.

Tuttavia, anche se la procedura non è ancora ultimata, potete iniziare a produrre e commercializzare la vostra invenzione, o anche darla in licenza. Inoltre, con l’aiuto di un avvocato esperto in materia, potete già agire in caso di contraffazioni, ma, ad esempio in Italia, prima è necessario tradurre le rivendicazioni in italiano e pubblicarle presso l’UIBM, altrimenti non risultano valide e non si possono contrapporre all’uso da parte di terzi.

Una volta ottenuto l’agognato brevetto ed effettuata la domanda nei Paesi di vostro interesse, la domanda deve essere mantenuta tramite tasse annuali da pagare nei singoli Stati in cui il brevetto è stato convalidato.

La durata è sempre di 20 anni dalla data di deposito.

Se lo desiderate, potete estendere il campo di applicazione attraverso il brevetto internazionale, anche noto come PCT (dal nome del trattato Patent Cooperation Treaty che ha sancito la sua costituzione).

Il brevetto internazionale è valido in tutti i Paesi che hanno aderito al PCT, una lista in continua evoluzione che comprende praticamente tutti i Paesi del mondo.

Come per il brevetto europeo, grazie alla priorità è possibile richiedere il brevetto internazionale fino a 12 mesi dalla richiesta di quello nazionale, brevetto che avrà validità a partire dalla richiesta per quello nazionale.

Per poter depositare la richiesta di un brevetto internazionale bisogna avere residenza o nazionalità appartenente a uno degli Stati facenti parti del PCT.

La domanda di brevetto internazionale può essere depositata presso l’Ufficio Italiani Brevetti e Marchi, presso il menzionato EPO oppure presso la WIPO, World Intellectual Property Organization, l’organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale con sede a Ginevra.

Anche in questo caso bisogna inviare i relativi documenti, scaricabili direttamente dal sito della WIPO, e allegare la descrizione con le rivendicazioni e i disegni tecnici, oltre ovviamente ai dati del richiedente, al titolo del brevetto, al nome dell’inventore, ecc. Sulla spiegazione di questi allegati ci siamo già soffermati nel paragrafo riguardante i brevetti europei. Invece per quanto riguarda la lingua, essa dipende dall’ufficio a cui si presenta domanda: se ad esempio ci si rivolge all’ufficio italiano (R.O.) la domanda può essere effettuata in inglese, francese, tedesco o italiano. Per l’EPO, come già scritto, le lingue accettate sono inglese, francese e tedesco, mentre la WIPO accetta qualsiasi lingua.

Infine bisogna scegliere i Paesi nei quali si desidera avere la protezione del brevetto. Non ci sono costi aggiuntivi a seconda del numero di Paesi selezionati, mentre sono previsti se il mantenimento del brevetto nei vari Stati è soggetto a dei costi.

Oltre al Receiving Office dove si deposita la domanda, bisogna selezionare anche un Ente di Ricerca (I.S.A.). Per cui in taluni casi il testo deve essere tradotto in una lingua accettata dall’I.S.A. a cui si fa riferimento, lingua che poi diverrà quella dell’intera procedura.

Come per il brevetto europeo, bisogna pagare la tassa di deposito e quella di ricerca, che come già accennato dipendono dalla lunghezza del testo e dal numero di rivendicazioni. Si consiglia comunque di consultare il sito dell’Ufficio Europeo Brevetti.

Anche qui dopo aver depositato la domanda riceverete un numero di domanda e una data di deposito a partire dalla quale viene effettuata la ricerca di novità. Si tratta di una fase piuttosto lunga che dura normalmente intorno ai due anni e mezzo, nel corso della quale si può richiedere un esame preliminare, che pur non essendo vincolante per l’esito finale, fornisce delle indicazioni che possono servirvi per tentare di ovviare a possibili obiezioni.

Una volta superata questa fase, la questione prenderà vie separate nei vari Stati nazionali in cui si è fatto richiesta, i quali dovranno esaminare e convalidare il brevetto nel proprio Paese.

Dato che la procedura non è costosa, considerando che si applica potenzialmente a tutto il mondo, si può rimandare a questo momento la scelta di quali nazioni scegliere per il proprio brevetto, a seconda della situazione. Non si è infatti obbligati a portare a termine la procedura per tutti gli Stati indicati al deposito della domanda. Per questo motivo si consiglia di effettuare la scelta soltanto in questa fase.

Come per il brevetto europeo, anche se la procedura non è ancora stata ultimata, si può iniziare a produrre e commercializzare la propria invenzione. In alcuni Stati è anche possibile agire contro casi di contraffazione, come per il brevetto europeo.

La prima fase, ovvero quella in cui la procedura non si è ancora spezzettata nelle varie procedure nazionali, è molto economica, perché basta pagare le tasse per il deposito e la ricerca. Non bisogna nemmeno pagare le tasse annuali, almeno fino all’avvio della fase nazionale, dove andranno pagate per tutti gli Stati per cui si decide di portare avanti la domanda.

La durata è di 20 anni a partire dalla data di deposito della domanda internazionale.

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.