Come re­gi­stra­re un brevetto: procedura e costi

Il brevetto è un diritto che tutela la proprietà in­tel­let­tua­le. In contrasto con il copyright, non protegge le opere ar­ti­sti­che, ma le in­ven­zio­ni tecniche. Quando si registra un brevetto si nega a terzi di poter uti­liz­za­re la propria idea per produrre o sfruttare l’in­ven­zio­ne tecnica che ne deriva. Na­tu­ral­men­te potete ottenere una licenza dietro pagamento e i li­cen­zia­ta­ri avranno i diritti sul prodotto spe­ci­fi­ca­to dalla licenza che con­sen­ti­ran­no di avviare un’impresa e com­mer­cia­liz­za­re il prodotto.

Tuttavia la domanda di brevetto ha un corso piuttosto lungo e rap­pre­sen­ta una sfida fi­nan­zia­ria per molte piccole e medie imprese. Inoltre i brevetti si applicano soltanto nel paese in cui li si registra. Il trattato di coo­pe­ra­zio­ne in materia di brevetti (Patent Coo­pe­ra­tion Treaty) del 2004 sem­pli­fi­ca il processo.

Il brevetto è un diritto di proprietà in­du­stria­le concesso dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Per ottenerlo la vostra in­ven­zio­ne deve possedere de­ter­mi­na­ti requisiti: in primo luogo si deve trattare di un’in­ven­zio­ne tecnica e non di una scoperta. I brevetti di biologia connessi a materiale organico sono possibili soltanto se com­por­ta­no un’in­ven­zio­ne tecnica. Inoltre l’ufficio dei brevetti prevede i seguenti criteri:

• Novità dell’in­ven­zio­ne: sia il prodotto che l’idea devono essere as­so­lu­ta­men­te nuovi per il pubblico.
• In­ven­ti­vi­tà: il prodotto deve di­stin­guer­si net­ta­men­te dallo stato esistente della tecnica. Se l’in­ven­zio­ne consiste in una proprietà implicita di tecniche già note, non vale come inventivo.
• Ap­pli­ca­bi­li­tà in­du­stria­le: l’in­ven­zio­ne deve co­sti­tui­re un progresso per l’umanità e deve poter essere pro­du­ci­bi­le e com­mer­cia­liz­za­bi­le. Se non fosse adatta a scopi com­mer­cia­li, non ci sarebbe alcun vantaggio nel bre­vet­ta­re l’idea.
• Liceità: l’in­ven­zio­ne deve essere conforme al buon costume e non minare l’ordine pubblico. Questo requisito è tra tutti forse il più difficile da stabilire, anche per i cam­bia­men­ti continui in merito a ciò che sia o meno lecito.

Dato che la procedura per il brevetto è piuttosto lunga e di­spen­dio­sa, vi con­si­glia­mo vivamente di sot­to­por­re la vostra in­ven­zio­ne a un esperto in materia.

Come accennato in pre­ce­den­za, il brevetto è valido soltanto nel Paese in cui è stato re­gi­stra­to. Questa pratica si basa sul principio di ter­ri­to­ria­li­tà: se la vostra idea è bre­vet­ta­ta in Italia, qualcuno potrebbe ancora gua­da­gna­re denaro in Francia con un’in­ven­zio­ne simile. Ciò accade piuttosto fre­quen­te­men­te, perché le aziende nel settore tecnico investono molto nella ricerca e nello sviluppo.

Ogni giorno ci sono evo­lu­zio­ni e può anche accadere che idee simili emergano in parallelo e in­di­pen­den­te­men­te, come del resto sto­ri­ca­men­te è successo in diversi ambiti. Ad esempio, Edith Weyde e Andre Rotte, in Germania e in Gran Bretagna, svi­lup­pa­ro­no e bre­vet­ta­ro­no nel 1941 un processo moderno per la pro­du­zio­ne di fotocopie uti­liz­zan­do la dif­fu­sio­ne del sale d’argento.

Un altro aspetto critico riguarda la pratica della pirateria dei prodotti, le­git­ti­ma­ta dai brevetti all’estero. Bre­vet­tan­do nel proprio paese un prodotto già esistente in un altro, infatti, alcune aziende copiano in­ven­zio­ni esistenti che non godono di alcun diritto di pro­te­zio­ne nel paese della propria sede centrale. Essi bre­vet­ta­no il prodotto ed escludono i veri inventori da questo mercato. Per questo è as­so­lu­ta­men­te con­si­glia­bi­le re­gi­stra­re un brevetto in­ter­na­zio­na­le, anche se bisogna con­si­de­ra­re che è molto costoso. Vi sug­ge­ria­mo perciò di fermarvi a con­si­de­ra­re in quali Paesi la tutela del brevetto sia più ne­ces­sa­ria, tenendo conto di fattori quali: dove verrà fab­bri­ca­to il prodotto, dove sarà pro­ba­bil­men­te com­mer­cia­liz­za­to, dove si trovano mercati per prodotti simili, ecc.

In ogni caso ci si può avvalere della co­sid­det­ta priorità: infatti nei dodici mesi suc­ces­si­vi al deposito di una domanda di brevetto di in­ven­zio­ne (o di modello di utilità), si ha un diritto di priorità per de­po­si­ta­re la domanda di brevetto in­ter­na­zio­na­le per la stessa in­ven­zio­ne man­te­nen­do la stessa data di validità del Paese in cui è stata de­po­si­ta­ta.

Se intendete de­po­si­ta­re la domanda di brevetto in Italia, dopo aver op­por­tu­na­men­te con­sul­ta­to un esperto che vi aiuti ad ana­liz­za­re i punti elencati in pre­ce­den­za (novità, in­ven­ti­vi­tà, liceità e ap­pli­ca­bi­li­tà in­du­stria­le), bisogna decidere se preferire una domanda di brevetto per in­ven­zio­ne o di una per modello di utilità, per la cui di­stin­zio­ne ri­man­dia­mo al nostro articolo sui brevetti.

La procedura da seguire in entrambi i casi è la seguente: domanda di brevetto con de­scri­zio­ne e disegni tecnici da de­po­si­ta­re per via te­le­ma­ti­ca o tramite la Camera di Commercio; in quest’ultimo caso la domanda può essere trasmessa al vostro posto ma dovrà comunque essere formulata da voi. Si consiglia come sempre di ri­vol­ger­si a esperti in materia, in modo da non ef­fet­tua­re errori che po­treb­be­ro rivelarsi decisivi, tanto più con­si­de­ran­do i tempi e i costi della procedura per ri­chie­de­re il brevetto.

Qualsiasi soggetto mag­gio­ren­ne, persona fisica o giuridica, in con­di­zio­ne di re­ci­pro­ci­tà, può pre­sen­ta­re domanda di brevetto e/o di re­gi­stra­zio­ne. Può farlo di persona oppure tramite un con­su­len­te bre­vet­ta­le abilitato (man­da­ta­rio) o avvocato che sia munito di apposita procura. Fon­da­men­tal­men­te qualsiasi cittadino italiano che abbia la residenza in Italia e ogni impresa con sede in Italia può de­po­si­ta­re un brevetto nazionale per l’Italia. Mentre per quanto riguarda i ri­chie­den­ti stranieri, sia che si tratti di privati sia di imprese, essi possono de­po­si­ta­re un brevetto in Italia solo se con domicilio elettivo o una filiale in Italia. Se così non fosse devono ri­vol­ger­si a un agente bre­vet­tua­le residente in Italia.

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico si trovano i moduli sia per le in­ven­zio­ni che per i modelli di utilità. Il deposito della domanda può essere ef­fet­tua­to online cliccando sul link già presente alla suddetta pagina o presso una Camera di Commercio. In al­ter­na­ti­va è anche possibile spedirla per posta uti­liz­zan­do un servizio che ne attesti il ri­ce­vi­men­to all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Al modulo di domanda, inviato in tre copie incluso l’originale, bisogna allegare la de­scri­zio­ne, i disegni tecnici e le ri­ven­di­ca­zio­ni. La prima assolve alla funzione di chiarire quale sia il problema tecnico che l’in­ven­zio­ne andrà a risolvere, mettendo in luce i vantaggi che l’in­ven­zio­ne in questione ap­por­te­reb­be­ro a chi la utilizza. I disegni servono a coa­diu­va­re e a spe­ci­fi­ca­re la de­scri­zio­ne, il­lu­stran­do le ca­rat­te­ri­sti­che tecnico-co­strut­ti­ve.

Nelle ri­ven­di­ca­zio­ni, invece, occorre spe­ci­fi­ca­re quali sono gli aspetti per i quali si richiede la tutela del brevetto. Infatti il brevetto che verrà ri­la­scia­to coprirà soltanto gli elementi per i quali si fa ri­ven­di­ca­zio­ne, lasciando scoperti tutti gli altri. Perciò l’at­ten­zio­ne a questo aspetto deve essere massima anche per avere la garanzia di poter difendere il brevetto in caso di con­traf­fa­zio­ne.

Inoltre occorre allegare la versione in inglese delle ri­ven­di­ca­zio­ni se non si rivendica alcun tipo di priorità (pena il pagamento di 200 euro per le spese di tra­du­zio­ne), oltre alla ricevuta del pagamento F24 dei diritti all’Agenzia delle Entrate, la lettera di incarico, l’atto di procura nel caso sia stato nominato un man­da­ta­rio abilitato, l’eventuale documento di priorità e, na­tu­ral­men­te, l’in­di­ca­zio­ne del nome dell’inventore.

Come si im­ma­gi­ne­rà, i costi possono variare a seconda di diversi fattori, dal numero di pagine del progetto, al numero di ri­ven­di­ca­zio­ni, dalla modalità di deposito della domanda (il formato elet­tro­ni­co è più economico di quello cartaceo) al tipo di brevetto e molto altro. In generale vi invitiamo a con­sul­ta­re il sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in merito.

Al deposito della domanda si riceve un numero di domanda e la data di deposito a partire dalla quale viene ef­fet­tua­ta la ricerca di novità, che dal 2008 viene ef­fet­tua­ta dall’Ufficio Europeo Brevetti.

Entro 9 mesi dalla data di deposito il titolare riceverà dall’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti i risultati della ricerca. A partire da questo momento viene assegnato un ulteriore termine (di solito si tratta di poco meno di due anni dalla data di deposito) per replicare alle con­te­sta­zio­ni.

Nel caso in cui si ricevano delle obiezioni è possibile ef­fet­tua­re delle cor­re­zio­ni e spe­ci­fi­ca­re più det­ta­glia­ta­men­te i punti con­tro­ver­si. Tuttavia è bene ricordare che, come già accennato per il brevetto italiano, non è possibile ag­giun­ge­re nulla al testo originale della domanda, bensì soltanto fornire spe­ci­fi­ca­zio­ni relative alle ri­ven­di­ca­zio­ni, limitare o appunto chiarire quanto scritto ini­zial­men­te che non può essere variato.

Se l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) deciderà di concedere il brevetto, vi sarà assegnato un numero e una data di con­ces­sio­ne oltre all’attestato.

Durante l’iter di ap­pro­va­zio­ne è comunque possibile produrre l’in­ven­zio­ne e agire contro eventuali con­traf­fa­zio­ni. Si consiglia come sempre in questi casi di ri­vol­ger­si a un avvocato com­pe­ten­te in materia.

Un altro punto da con­si­de­ra­re con at­ten­zio­ne è la pos­si­bi­li­tà di rendere pubblica la domanda prima dei termini stabiliti: nor­mal­men­te la domanda rimane segreta per 18 mesi, mentre sce­glien­do l’opzione di an­ti­ci­pa­ta ac­ces­si­bi­li­tà al pubblico essa verrà resa pubblica dopo 90 giorni.

Ma quali sono i vantaggi delle due opzioni?

• Opzione della se­gre­tez­za: in questo modo si ha il vantaggio che eventuali con­cor­ren­ti non possano leggere il testo della domanda e con­se­guen­te­men­te iniziare a or­ga­niz­zar­si. Inoltre se la domanda rimane appunto segreta, si ha la pos­si­bi­li­tà di esten­der­la in altri Paesi anche se il periodo della priorità (12 mesi) è già scaduto. Tuttavia, no­no­stan­te la se­gre­tez­za della domanda, si possono prendere prov­ve­di­men­ti in caso di con­traf­fa­zio­ne inviando una copia della domanda di brevetto al con­traf­fat­to­re.
• Opzione dell’an­ti­ci­pa­ta ac­ces­si­bi­li­tà al pubblico: dopo 90 giorni, come detto prima, la vostra domanda e relativo testo saranno resi pubblici. Dato che gli effetti della pro­te­zio­ne del brevetto, pur tu­te­lan­do­vi a partire dal momento del deposito della domanda, hanno effetti verso terzi soltanto dal momento in cui la domanda diviene di dominio pubblico, la pub­bli­ca­zio­ne an­ti­ci­pa­ta vi darà la pos­si­bi­li­tà di agire verso terzi in caso di con­traf­fa­zio­ne. Essendo la domanda pubblica, infatti, i con­traf­fat­to­ri non potranno affermare di non essere a co­no­scen­za del brevetto (cosa invece possibile se il brevetto gode di se­gre­tez­za) riguardo a quel prodotto/pro­ce­di­men­to.

Per il brevetto di in­ven­zio­ne bisogna pagare ogni anno delle tasse di man­te­ni­men­to, mentre il brevetto per modello di utilità prevede un rinnovo dopo 5 anni (durando 10 anni in totale, il rinnovo va ef­fet­tua­to soltanto una volta).

Il brevetto per in­ven­zio­ne ha la durata di 20 anni, mentre quello per modello di utilità di 10.

Il brevetto europeo si ottiene inviando un’apposita richiesta all’Ufficio brevetti europeo (European Patent Office, EPO) ed è valido in tutti gli stati dell’Unione Europea e in alcuni stati limitrofi.

Come già accennato, la richiesta si può fare anche fino a dodici mesi dopo la richiesta nazionale, av­va­len­do­si della priorità. Inoltre, se la richiesta italiana è stata mantenuta nell’opzione della se­gre­tez­za, è possibile pro­lun­ga­re questo periodo.

Chiunque può fare richiesta per un brevetto europeo, ma se non si è residenti né si possiede una na­zio­na­li­tà di uno dei paesi aderenti all’EPO, occorre un Man­da­ta­rio Abilitato EPO in funzione di rap­pre­sen­tan­te.

Potete ri­vol­ger­vi sia all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che la tra­smet­te­rà all’Ufficio Europeo oppure di­ret­ta­men­te all’EPO. La domanda e i suoi allegati devono essere scritti in inglese, francese o tedesco, lingue ufficiali dell’EPO. La lingua scelta sarà quella dell’intera procedura.

Anche in questo caso occorre allegare la de­scri­zio­ne, la ri­ven­di­ca­zio­ne e i disegni tecnici, oltre ov­via­men­te ai dati del ri­chie­den­te e quelli del marchio nonché un esemplare del marchio stesso.

Per re­gi­stra­re un brevetto europeo bisogna pagare la tassa di deposito e la tassa di ricerca. Non sono quote fisse, bensì dipendono dalla lunghezza del testo nonché dal numero di ri­ven­di­ca­zio­ni.

Al deposito della domanda si riceve un numero di domanda e la data di deposito a partire dalla quale viene ef­fet­tua­ta la ricerca di novità che verrà pub­bli­ca­ta entro 18 mesi dal deposito.

A questo punto, a seguito del pagamento della tassa d’esame, se si riceve parere fa­vo­re­vo­le, occorre pagare una tassa di con­ces­sio­ne entro 4 mesi e de­po­si­ta­re il testo delle ri­ven­di­ca­zio­ni in tutte le lingue ufficiali dell’EPO. Infine verrà emesso un Decision to grant con il quale si assegna un numero e una data di con­ces­sio­ne, entro 3 mesi dalla quale dovete con­va­li­da­re il brevetto negli Stati della con­ven­zio­ne EPO di vostro interesse tra quelli indicati nella domanda. Per farlo occorre tradurre il brevetto nelle lingue dei Paesi in­te­res­sa­ti e pagare le tasse nazionali previste, anche se la procedura varia da Stato a Stato. Anche in questo caso si consiglia di ri­vol­ger­si a un esperto.

Come per il brevetto italiano, nel caso in cui si ricevano delle obiezioni è possibile ef­fet­tua­re delle cor­re­zio­ni e spe­ci­fi­ca­re più det­ta­glia­ta­men­te i punti con­tro­ver­si. Ri­cor­dia­mo ancora una volta che non si può ag­giun­ge­re nulla al testo originale della domanda, perché è quello che viene sot­to­po­sto alla va­lu­ta­zio­ne dell’esito della richiesta. Si possono però fornire spe­ci­fi­ca­zio­ni a passaggi non chiari ma sempre muo­ven­do­si nell’ambito di quanto de­po­si­ta­to ini­zial­men­te.

Durante tutto questo processo, che può rivelarsi lungo, per non perdere la pos­si­bi­li­tà e i diritti dovete mantenere la vostra domanda pagando le tasse annuali, oltre a quelle eventuali relative a obiezioni o os­ser­va­zio­ni da parte dell’Ufficio Brevetti Europei, pena la perdita di tutti i diritti sulla domanda de­po­si­ta­ta.

Tuttavia, anche se la procedura non è ancora ultimata, potete iniziare a produrre e com­mer­cia­liz­za­re la vostra in­ven­zio­ne, o anche darla in licenza. Inoltre, con l’aiuto di un avvocato esperto in materia, potete già agire in caso di con­traf­fa­zio­ni, ma, ad esempio in Italia, prima è ne­ces­sa­rio tradurre le ri­ven­di­ca­zio­ni in italiano e pub­bli­car­le presso l’UIBM, al­tri­men­ti non risultano valide e non si possono con­trap­por­re all’uso da parte di terzi.

Una volta ottenuto l’agognato brevetto ed ef­fet­tua­ta la domanda nei Paesi di vostro interesse, la domanda deve essere mantenuta tramite tasse annuali da pagare nei singoli Stati in cui il brevetto è stato con­va­li­da­to.

La durata è sempre di 20 anni dalla data di deposito.

Se lo de­si­de­ra­te, potete estendere il campo di ap­pli­ca­zio­ne at­tra­ver­so il brevetto in­ter­na­zio­na­le, anche noto come PCT (dal nome del trattato Patent Coo­pe­ra­tion Treaty che ha sancito la sua co­sti­tu­zio­ne).

Il brevetto in­ter­na­zio­na­le è valido in tutti i Paesi che hanno aderito al PCT, una lista in continua evo­lu­zio­ne che comprende pra­ti­ca­men­te tutti i Paesi del mondo.

Come per il brevetto europeo, grazie alla priorità è possibile ri­chie­de­re il brevetto in­ter­na­zio­na­le fino a 12 mesi dalla richiesta di quello nazionale, brevetto che avrà validità a partire dalla richiesta per quello nazionale.

Per poter de­po­si­ta­re la richiesta di un brevetto in­ter­na­zio­na­le bisogna avere residenza o na­zio­na­li­tà ap­par­te­nen­te a uno degli Stati facenti parti del PCT.

La domanda di brevetto in­ter­na­zio­na­le può essere de­po­si­ta­ta presso l’Ufficio Italiani Brevetti e Marchi, presso il men­zio­na­to EPO oppure presso la WIPO, World In­tel­lec­tual Property Or­ga­ni­za­tion, l’or­ga­niz­za­zio­ne mondiale per la proprietà in­tel­let­tua­le con sede a Ginevra.

Anche in questo caso bisogna inviare i relativi documenti, sca­ri­ca­bi­li di­ret­ta­men­te dal sito della WIPO, e allegare la de­scri­zio­ne con le ri­ven­di­ca­zio­ni e i disegni tecnici, oltre ov­via­men­te ai dati del ri­chie­den­te, al titolo del brevetto, al nome dell’inventore, ecc. Sulla spie­ga­zio­ne di questi allegati ci siamo già sof­fer­ma­ti nel paragrafo ri­guar­dan­te i brevetti europei. Invece per quanto riguarda la lingua, essa dipende dall’ufficio a cui si presenta domanda: se ad esempio ci si rivolge all’ufficio italiano (R.O.) la domanda può essere ef­fet­tua­ta in inglese, francese, tedesco o italiano. Per l’EPO, come già scritto, le lingue accettate sono inglese, francese e tedesco, mentre la WIPO accetta qualsiasi lingua.

Infine bisogna scegliere i Paesi nei quali si desidera avere la pro­te­zio­ne del brevetto. Non ci sono costi ag­giun­ti­vi a seconda del numero di Paesi se­le­zio­na­ti, mentre sono previsti se il man­te­ni­men­to del brevetto nei vari Stati è soggetto a dei costi.

Oltre al Receiving Office dove si deposita la domanda, bisogna se­le­zio­na­re anche un Ente di Ricerca (I.S.A.). Per cui in taluni casi il testo deve essere tradotto in una lingua accettata dall’I.S.A. a cui si fa ri­fe­ri­men­to, lingua che poi diverrà quella dell’intera procedura.

Come per il brevetto europeo, bisogna pagare la tassa di deposito e quella di ricerca, che come già accennato dipendono dalla lunghezza del testo e dal numero di ri­ven­di­ca­zio­ni. Si consiglia comunque di con­sul­ta­re il sito dell’Ufficio Europeo Brevetti.

Anche qui dopo aver de­po­si­ta­to la domanda ri­ce­ve­re­te un numero di domanda e una data di deposito a partire dalla quale viene ef­fet­tua­ta la ricerca di novità. Si tratta di una fase piuttosto lunga che dura nor­mal­men­te intorno ai due anni e mezzo, nel corso della quale si può ri­chie­de­re un esame pre­li­mi­na­re, che pur non essendo vin­co­lan­te per l’esito finale, fornisce delle in­di­ca­zio­ni che possono servirvi per tentare di ovviare a possibili obiezioni.

Una volta superata questa fase, la questione prenderà vie separate nei vari Stati nazionali in cui si è fatto richiesta, i quali dovranno esaminare e con­va­li­da­re il brevetto nel proprio Paese.

Dato che la procedura non è costosa, con­si­de­ran­do che si applica po­ten­zial­men­te a tutto il mondo, si può rimandare a questo momento la scelta di quali nazioni scegliere per il proprio brevetto, a seconda della si­tua­zio­ne. Non si è infatti obbligati a portare a termine la procedura per tutti gli Stati indicati al deposito della domanda. Per questo motivo si consiglia di ef­fet­tua­re la scelta soltanto in questa fase.

Come per il brevetto europeo, anche se la procedura non è ancora stata ultimata, si può iniziare a produrre e com­mer­cia­liz­za­re la propria in­ven­zio­ne. In alcuni Stati è anche possibile agire contro casi di con­traf­fa­zio­ne, come per il brevetto europeo.

La prima fase, ovvero quella in cui la procedura non si è ancora spez­zet­ta­ta nelle varie procedure nazionali, è molto economica, perché basta pagare le tasse per il deposito e la ricerca. Non bisogna nemmeno pagare le tasse annuali, almeno fino all’avvio della fase nazionale, dove andranno pagate per tutti gli Stati per cui si decide di portare avanti la domanda.

La durata è di 20 anni a partire dalla data di deposito della domanda in­ter­na­zio­na­le.

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.