Passaggi necessari per re­gi­stra­re un marchio

La re­gi­stra­zio­ne di un marchio sottostà in Italia a chiare direttive legali, nelle quali si determina cosa si possa re­gi­stra­re come marchio e quali requisiti si debbano ri­spet­ta­re nella domanda di re­gi­stra­zio­ne. L’organismo centrale per i marchi nazionali italiani è l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), ma è anche possibile re­gi­stra­re marchi ri­co­no­sciu­ti in ambito europeo o in­ter­na­zio­na­le. Vi spie­ghia­mo quali passaggi dovete compiere e con quali costi dovete fare i conti quando pre­sen­ta­te la domanda per la re­gi­stra­zio­ne di un marchio.

La legge chiarisce in maniera chiara e ine­qui­vo­ca­bi­le quali siano i segni di­stin­ti­vi validi per re­gi­stra­re un prodotto o un servizio come marchio. Prima di una re­gi­stra­zio­ne del marchio, non di­men­ti­ca­te di ve­ri­fi­ca­re se la sua ca­rat­te­ri­sti­ca di­stin­ti­va rispetta i criteri di marchi protetti e se non è in contrasto con marchi anteriori, cioè con quei marchi che già da prima erano stati de­po­si­ta­ti da un con­cor­ren­te presso l’UIBM.

Che cosa si può pro­teg­ge­re sotto forma di marchio?

In Italia ci sono due fonti di diritto prin­ci­pa­li che per­met­to­no di stabilire se un prodotto o un servizio possa o meno essere con­si­de­ra­to un marchio: il Codice Civile (nello specifico dall’articolo 2569 al 2574) e gli articoli dal 7 al 28 del Codice della proprietà in­du­stria­le (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e suc­ces­si­ve modifiche). Sul sito dell’UIBM viene data questa de­fi­ni­zio­ne di marchio:

“Il marchio è un “segno” usato per di­stin­gue­re i propri prodotti/servizi da quelli della con­cor­ren­za.
Rap­pre­sen­ta uno dei prin­ci­pa­li elementi dell’immagine dell’azienda e fornisce, agli occhi della clientela, garanzie di qualità e af­fi­da­bi­li­tà. È quindi una risorsa preziosa da tutelare e va­lo­riz­za­re.”

I segni accettati sono i seguenti:

• parole (anche i nomi di persona)
• disegni
• lettere
• cifre
• suoni
• forme del prodotto o della sua con­fe­zio­ne
• com­bi­na­zio­ni o tonalità cro­ma­ti­che.

Di con­se­guen­za, il re­go­la­men­to sui marchi permette di di­stin­gue­re tre categorie di marchio sulla base degli elementi che lo com­pon­go­no:

• Marchio de­no­mi­na­ti­vo: co­sti­tui­to solo da parole;

• Marchio fi­gu­ra­ti­vo: co­sti­tui­to da oggetti reali o di fantasia in una figura o ri­pro­du­zio­ne;

• Marchio misto o complesso: combina parole e figure/ri­pro­du­zio­ni.

Un caso in­te­res­san­te è quello dei marchi di colore: è possibile re­gi­stra­re uno o più colori astratti in com­bi­na­zio­ne, senza che siano ac­com­pa­gna­ti da una figura o una ri­pro­du­zio­ne, perché il colore astratto distingue in maniera chiara un prodotto, un’azienda o un servizio da altri simili (un esempio è il colore RAL-4010, una gra­da­zio­ne di magenta, che è re­gi­stra­to come marchio dall’azienda Deutsche Telekom).

Ricerca del marchio

Secondo la legge, un marchio è un segno che permette di di­stin­gue­re un prodotto o un servizio di un’azienda in maniera ine­qui­vo­ca­bi­le rispetto a quello di un’altra. Un segno, che è stato protetto da un’azienda per un prodotto o un servizio ben preciso, non può quindi essere usato da altre aziende nella prassi com­mer­cia­le per indicare prodotti o servizi simili o identici. Prima di ri­chie­de­re la re­gi­stra­zio­ne di un marchio si consiglia quindi di eseguire una ricerca per ve­ri­fi­ca­re la di­spo­ni­bi­li­tà del marchio ed eliminare possibili col­li­sio­ni con marchi anteriori. Se il marchio ap­par­tie­ne a un altro pro­prie­ta­rio, sussiste l’im­pe­di­men­to relativo alla re­gi­stra­zio­ne.

Un contrasto sui simboli nel marchio può ve­ri­fi­car­si quando segni simili o identici vengono usati da diverse aziende per gli stessi (o simili) prodotti o servizi. L’uso di marchi simili o identici in diversi settori è invece possibile perché in questo caso non esiste alcun rischio di con­fu­sio­ne. Ma at­ten­zio­ne: l’UBIM non esegue alcuna verifica sulla di­spo­ni­bi­li­tà del marchio. Per evitare contese legali, questo passaggio è quindi as­so­lu­ta­men­te ne­ces­sa­rio prima di re­gi­stra­re un marchio. Infatti, se vengono dan­neg­gia­ti i diritti di una terza parte che detiene il diritto al marchio, questa ha la pos­si­bi­li­tà di in­tra­pren­de­re azioni legali. Possibili con­se­guen­ze po­treb­be­ro essere la can­cel­la­zio­ne del marchio o una causa in tribunale.  

Per ve­ri­fi­ca­re la di­spo­ni­bi­li­tà di un marchio, potete con­sul­ta­re i seguenti siti web:

• Il registro dell’UBIM

• eSearch plus

• ROMARIN

• TMview

• Global Brand Database

Re­gi­stra­re un marchio in Italia

In Italia, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che fa parte del Ministero dello Sviluppo Economico, è l’ente presso il quale si devono pre­sen­ta­re le domande di re­gi­stra­zio­ne del marchio. I costi variano a seconda del numero di classi (de­ter­mi­na­te dalla Clas­si­fi­ca­zio­ne di Nizza) dei prodotti o servizi e sulla base della forma in cui viene pre­sen­ta­ta la domanda:

• Deposito online sul sito dell’UIBM: bisogna pagare 101€ per le tasse di re­gi­stra­zio­ne, che includono anche il pagamento di una classe di prodotti. Se si vogliono ag­giun­ge­re delle classi, bisogna pagare 34€ in più per ognuna. In caso di marchio col­let­ti­vo invece il costo è di 337 per una o più classi. A questo si aggiunge una marca da bollo da applicare al modulo originale della domanda di re­gi­stra­zio­ne di 42€.

• Deposito cartaceo: i costi delle tasse di re­gi­stra­zio­ne sono uguali a quelli indicati sopra. In questo caso bisogna ac­qui­sta­re una marca da bollo da 16€ da applicare sul modulo originale di re­gi­stra­zio­ne e, even­tual­men­te, un’altra uguale se si richiede una copia conforme del verbale del deposito. In più si ag­giun­go­no circa 40€ se si desidera una copia autentica del deposito.

• Lettera d’incarico: in questo caso la domanda di deposito viene ef­fet­tua­ta da un man­da­ta­rio. Le tasse di re­gi­stra­zio­ne e i costi delle marche da bollo sono gli stessi, a questi si aggiunge una tassa di con­ces­sio­ne go­ver­na­ti­va per la lettera di incarico di circa 34€.

In­di­pen­den­te­men­te dal modo in cui viene pre­sen­ta­ta la domanda, l’UIBM ha bisogno dei seguenti dati:

• Dati corretti del ri­chie­den­te: nome e indirizzo della persona fisica o giuridica che richiede di de­po­si­ta­re il marchio.

• Pre­sen­ta­zio­ne del marchio: pre­sen­ta­re il marchio in maniera conforme alle direttive stabilite dalla le­gi­sla­zio­ne sui marchi. Una volta ricevuto l’UIBM ef­fet­tue­rà un esame formale e una volta concluso verrà messo im­me­dia­ta­men­te a di­spo­si­zio­ne del pubblico nel Bol­let­ti­no per in­ven­zio­ni, modelli e marchi dell’UIBM, pub­bli­ca­to almeno con cadenza mensile.

• Elenco di prodotti o servizi: i prodotti e i servizi sono divisi secondo la Clas­si­fi­ca­zio­ne di Nizza in 45 classi, che cor­ri­spon­do­no ciascuna a un ambito di tutela di un marchio.

Sulla base delle in­for­ma­zio­ni fornite nella vostra domanda, l’UIBM verifica se siano sod­di­sfat­te le con­di­zio­ni formali e materiali per de­po­si­ta­re un marchio. Se sussiste uno dei co­sid­det­ti im­pe­di­men­ti relativi o assoluti, la domanda viene respinta. Il controllo, se i diritti d’autore di marchi già esistenti siano dan­neg­gia­ti at­tra­ver­so la re­gi­stra­zio­ne, non è parte di questa verifica.

Nel caso in cui il marchio sia giudicato conforme alle direttive e non ci siano altri im­pe­di­men­ti, il marchio viene re­gi­stra­to dall’UIBM. La tutela del marchio vale per dieci anni. Alla sua scadenza deve essere rinnovato pagando una tassa di rinnovo.

Re­gi­stra­re un marchio europeo

Oltre a poter re­gi­stra­re un marchio nazionale, si può anche de­po­si­tar­lo a livello europeo (marchio europeo). Per poter pro­teg­ge­re un marchio in tutti i paesi europei, bisogna pre­sen­ta­re una domanda di re­gi­stra­zio­ne presso l’EUIPO. I costi di una re­gi­stra­zio­ne di questo tipo ammontano a circa 850€ per la domanda online e a 1000€ per una re­gi­stra­zio­ne cartacea. Se il prodotto o il servizio protetto dal marchio dovesse avere più di una classe, l’EUIPO aggiunge un’ulteriore tassa di 50€. Ogni classe ulteriore a partire dalla terza costa 150€. Anche la re­gi­stra­zio­ne di un marchio europeo concede una pro­te­zio­ne di 10 anni, che può poi essere estesa.

Il marchio è valido in tutti e 28 i paesi dell’Unione e, di con­se­guen­za, un cittadino ap­par­te­nen­te a uno qualsiasi dei paesi membri può pre­sen­ta­re un ricorso, se si ritiene vittima di un dan­neg­gia­men­to del marchio. Il periodo di op­po­si­zio­ne dopo la pre­sen­ta­zio­ne della domanda di re­gi­stra­zio­ne di un marchio è di tre mesi, come nel caso dei marchi nazionali italiani.

Re­gi­stra­re un marchio in­ter­na­zio­na­le

Per re­gi­stra­re un marchio in­ter­na­zio­na­le è ne­ces­sa­rio essere titolari del marchio o averlo già re­gi­stra­to presso uno dei registri nazionali. Le direttive legali si rifanno all’Accordo di Madrid e al Pro­to­col­lo di Madrid. Stando alle direttive del trattato, si può pre­sen­ta­re domanda per re­gi­stra­re un marchio in­ter­na­zio­na­le con­tat­tan­do di­ret­ta­men­te l’UIBM, che inoltra poi la domanda all’organismo in­ter­na­zio­na­le centrale (WIPO), dove il marchio viene ri­la­scia­to senza verifica. Una verifica della re­gi­stra­zio­ne in­ter­na­zio­na­le del marchio sulla base di relativi e assoluti im­pe­di­men­ti alla re­gi­stra­zio­ne avviene solo dopo l’invio agli uffici che si occupano dei marchi nei 97 stati che hanno aderito agli accordi di Madrid. Se non c’è alcun im­pe­di­men­to, il marchio nazionale viene re­gi­stra­to anche come marchio in­ter­na­zio­na­le (marchio IR). I marchi IR godono, in ogni stato aderente, dello stesso livello di pro­te­zio­ne dei marchi nazionali.

Il costo per re­gi­stra­re un marchio nazionale è di 255,68€ se la domanda è inoltrata dall’UIBM, di 300€ invece se si basa sulla richiesta da un marchio co­mu­ni­ta­rio. Costi ag­giun­ti­vi dipendono dal tipo e dal numero di stati in cui si vuole pro­teg­ge­re il marchio. Un elenco det­ta­glia­to è di­spo­ni­bi­le qui. Anche i marchi in­ter­na­zio­na­li sono protetti per 10 anni e possono essere rinnovati pagando una tassa.

Prima di procedere al deposito, ci sono diversi passaggi necessari, che as­si­cu­ra­no che un marchio re­gi­stra­to rispetti le linee guida giu­ri­di­che. Per essere inserito nel registro nazionale dei marchi, la ca­rat­te­ri­sti­ca di­stin­ti­va del marchio, come anche la domanda, devono ri­spet­ta­re tutti i requisiti formali. Inoltre, non do­vreb­be­ro esistere eventuali im­pe­di­men­ti relativi o assoluti alla re­gi­stra­zio­ne.

Requisiti formali

Affinché il segno di­stin­ti­vo della propria azienda venga inserito nel registro dei marchi in quanto tale, bisogna pre­sen­ta­re una richiesta ufficiale all’UIBM. Ci sono alcuni requisiti formali che dovete ri­spet­ta­re: anche solo il più piccolo errore nella re­gi­stra­zio­ne può portare alla boc­cia­tu­ra della richiesta. Quindi si consiglia prima di as­si­cu­rar­si di aver inserito tutti i dati corretti nel modulo di richiesta e di ve­ri­fi­ca­re il sod­di­sfa­ci­men­to dei requisiti formali, come la ricevuta dei pagamenti ef­fet­tua­ti ed eventuali altri documenti.

Il processo di re­gi­stra­zio­ne avviene in diverse fasi:

• Ri­ce­vi­bi­li­tà: l’UIBM controlla il ri­chie­den­te del marchio, la ri­pro­du­zio­ne del marchio stesso e l’elenco dei prodotti/servizi;

• Esame formale: l’UIBM controlla il contenuto della domanda;

• Esame tecnico: l’UIBM controlla non ci siano im­pe­di­men­ti assoluti alla re­gi­stra­zio­ne;

• Pub­bli­ca­zio­ne: la domanda è messa a di­spo­si­zio­ne del pubblico nel Bol­let­ti­no dei Brevetti per in­ven­zio­ni, modelli e marchi, pub­bli­ca­to almeno a cadenza mensile;

• Os­ser­va­zio­ni: qualunque in­te­res­sa­to può con­tat­ta­re l’UIBM se ritiene che il nuovo marchio inserito nel bol­let­ti­no lo danneggi in qualche modo. Se l’UIBM ritiene le os­ser­va­zio­ni per­ti­nen­ti, l’in­te­res­sa­to ha trenta giorni per pre­sen­ta­re le sue con­si­de­ra­zio­ni.

• Op­po­si­zio­ne am­mi­ni­stra­ti­va: i titolari di un marchio anteriore possono opporsi alla re­gi­stra­zio­ne del nuovo marchio entro tre mesi dalla sua pub­bli­ca­zio­ne.

• Re­gi­stra­zio­ne: una volta accertato che non ci siano im­pe­di­men­ti, o una volta risolti, il marchio viene re­gi­stra­to presso l’UIBM.

Il tempo medio richiesto per re­gi­stra­re un marchio è di circa 6 mesi. Infatti, sono necessari almeno tre mesi dalla pub­bli­ca­zio­ne sul Bol­let­ti­no dei Brevetti per in­ven­zio­ni, modelli e marchi, per dare la pos­si­bi­li­tà ai con­cor­ren­ti di opporsi all’effettiva re­gi­stra­zio­ne.  

Im­pe­di­men­ti alla re­gi­stra­zio­ne

Gli im­pe­di­men­ti alla re­gi­stra­zio­ne di un marchio possono essere di due tipi: assoluti (il marchio non è idoneo o danneggia la col­let­ti­vi­tà) e relativi (il marchio è in contrasto con gli interessi di terzi). Tra gli im­pe­di­men­ti assoluti si enumerano:

• I marchi decettivi (in­gan­ne­vo­li)

• I segni che non ri­spet­ta­no il buon costume

• Gli stemmi

• I segni privi dei requisiti di validità richiesti dall’UIBM

• I segni privi di caratteri di­stin­ti­vi (ad esempio le de­no­mi­na­zio­ni generiche o le de­scri­zio­ni)

Tra gli im­pe­di­men­ti relativi ci sono:

• L’esistenza di un marchio anteriore simile o uguale

Un’obiezione sulla base degli im­pe­di­men­ti assoluti può essere avanzata da chiunque, mentre quella relativa solo dalla terza parte in­te­res­sa­ta.

Se un segno presenta so­mi­glian­ze con un marchio noto, sussiste un im­pe­di­men­to assoluto, motivato dal fatto che esiste un rischio di con­fu­sio­ne con il marchio già co­no­sciu­to.

Re­gi­stran­do uf­fi­cial­men­te il marchio di un certo prodotto o servizio, acquisite il diritto esclusivo di uti­liz­zar­lo per i prodotti o i servizi protetti in commercio. Se un con­cor­ren­te danneggia il vostro diritto al marchio, potete esigere che venga oscurato o ri­chie­de­re i danni. Infine, siete liberi di vendere il vostro marchio o di con­ce­der­lo in uso a terzi.