Che cos’è la UDRP (Uniform Domain Name Dispute Re­so­lu­tion Policy)?

La Uniform Domain Name Dispute Re­so­lu­tion Policy (UDRP) è una procedura arbitrale in­tro­dot­ta nel 1999 per risolvere le con­tro­ver­sie sui nomi di dominio. Per avere la pos­si­bi­li­tà di avvalersi di questa procedura ex­tra­giu­di­zia­le è ne­ces­sa­rio sod­di­sfa­re diversi requisiti.

Che cosa significa UDRP e qual è la sua funzione?

UDRP è l’ab­bre­via­zio­ne di “Uniform Domain Name Dispute Re­so­lu­tion Policy”, ovvero una procedura di arbitrato in­ter­na­zio­na­le per la ri­so­lu­zio­ne delle con­tro­ver­sie relative ai nomi di dominio. Svi­lup­pa­ta dall’ICANN (Internet Cor­po­ra­tion for Assigned Names and Numbers) e in­tro­dot­ta nel 1999, offre ai titolari dei marchi la pos­si­bi­li­tà di procedere in modo rapido ed ef­fi­cien­te contro i casi di abuso nella re­gi­stra­zio­ne dei domini, in par­ti­co­la­re contro il cy­ber­squat­ting. La procedura UDRP permette ai ri­cor­ren­ti di ri­chie­de­re una decisione ex­tra­giu­di­zia­le relativa al tra­sfe­ri­men­to o alla can­cel­la­zio­ne di un dominio.

La UDRP si applica ge­ne­ral­men­te ai domini di primo livello generici (gTLD, in inglese “generic top-level domain”) come .com, .biz, .info, .net o .org. Inoltre, anche le autorità che assegnano numerosi domini di primo livello nazionali (ccTLD, country code TLD) hanno adottato questa linea guida (nel caso di alcune di esse, con o senza adat­ta­men­ti). Tra queste vi sono, ad esempio, .ag (Antigua e Barbuda), .es (Spagna), .mx (Messico), .tk (Tokelau) e molte altre ancora.

Perché è stata creata la UDRP?

Con lo sviluppo di internet (o World Wide Web) e la sempre maggiore im­por­tan­za dei diritti del marchio è aumentato anche il numero di domini re­gi­stra­ti abu­si­va­men­te. Par­ti­co­lar­men­te pro­ble­ma­ti­co si è di­mo­stra­to il già men­zio­na­to cy­ber­squat­ting, tramite il quale terze parti re­gi­stra­no indirizzi web di marchi noti, allo scopo di ri­ven­der­li a scopo di lucro o di dan­neg­gia­re la re­pu­ta­zio­ne del marchio.

Prima dell’in­tro­du­zio­ne della procedura UDRP non esisteva una re­go­la­men­ta­zio­ne uniforme per risolvere tali con­tro­ver­sie. I titolari dei marchi si trovavano quindi ad af­fron­ta­re lunghi e costosi pro­ce­di­men­ti legali per far valere i propri diritti. La UDRP è stata concepita per fornire una soluzione rapida, in­ter­na­zio­na­le e con­ve­nien­te a queste tipologie di conflitti.

UDRP: quali requisiti devono essere sod­di­sfat­ti?

Per pre­sen­ta­re con successo una denuncia UDRP, i que­re­lan­ti devono di­mo­stra­re i tre punti seguenti:

1. Art. 4(a)(i) della UDRP: il dominio è identico o simile in maniera fuor­vian­te a un marchio re­gi­stra­to su cui il que­re­lan­te possiede i diritti.
2. Art. 4(a)(ii) della UDRP: l’attuale pro­prie­ta­rio del dominio non ha alcun interesse legittimo riguardo al nome del dominio (ad esempio perché non utilizza il marchio le­ci­ta­men­te o non ha alcun col­le­ga­men­to con il marchio).
3. Art. 4(a)(iii) della UDRP: il nome di dominio è stato/è re­gi­stra­to e uti­liz­za­to in cattiva fede (ad esempio per trarre profitto dalla re­pu­ta­zio­ne del marchio o per ricattare il pro­prie­ta­rio del marchio).

Gli enti arbitrali ac­cre­di­ta­ti dall’ICANN offrono as­si­sten­za am­mi­ni­stra­ti­va e ga­ran­ti­sco­no che i pro­ce­di­men­ti siano condotti in con­for­mi­tà con le linee guida della UDRP. At­tual­men­te sono au­to­riz­za­te a condurre pro­ce­di­men­ti UDRP le cinque isti­tu­zio­ni seguenti:

• WIPO/OMPI (Or­ga­niz­za­zio­ne Mondiale per la Proprietà In­tel­let­tua­le): uno degli enti arbitrali più noti al mondo, che gestisce i pro­ce­di­men­ti UDRP ed è composto da un gruppo con­so­li­da­to di esperti spe­cia­liz­za­ti nella tutela della proprietà in­tel­let­tua­le
• FORUM (National Ar­bi­tra­tion Forum): un ente arbitrale con sede negli USA, par­ti­co­lar­men­te ap­prez­za­to dalle aziende nor­da­me­ri­ca­ne
• ADNDRC (Asian Domain Name Dispute Re­so­lu­tion Centre): re­spon­sa­bi­le dei pro­ce­di­men­ti UDRP con par­ti­co­la­re at­ten­zio­ne alla regione asiatica
• CIIDRC (Canadian In­ter­na­tio­nal Internet Dispute Re­so­lu­tion Centre): autorità arbitrale re­la­ti­va­men­te nuova con sede in Canada, au­to­riz­za­ta nel 2019, che offre i suoi servizi in inglese e francese
• CAC (Czech Ar­bi­tra­tion Court): isti­tu­zio­ne nella Re­pub­bli­ca Ceca che offre procedure UDRP a costi molto con­ve­nien­ti ed è nota per l’ef­fi­cien­za nel disbrigo delle pratiche

Come si svolge una procedura UDRP?

Rispetto ai pro­ce­di­men­ti legali dinanzi a un tribunale ordinario o in­ter­na­zio­na­le, la procedura UDRP prevede un iter ac­ce­le­ra­to. In genere, l’intero processo viene com­ple­ta­to in meno di due mesi, il che rap­pre­sen­ta uno dei prin­ci­pa­li vantaggi della UDRP. La procedura è la seguente:

In breve, il que­re­lan­te presenta un reclamo presso uno degli organismi arbitrali ri­co­no­sciu­ti, come la WIPO/OMPI, che esamina e inoltra il caso. Il pro­prie­ta­rio del dominio ha quindi fino a 20 giorni di tempo per ri­spon­de­re. Un tribunale arbitrale esamina quindi la denuncia sulla base dei criteri UDRP. La com­mis­sio­ne prende una decisione entro 60 giorni circa. In seguito, entrambe le parti hanno facoltà di adire le vie legali di fronte a un tribunale ordinario entro dieci giorni per far rie­sa­mi­na­re tale decisione. Se non viene pre­sen­ta­ta alcuna con­te­sta­zio­ne, si applica la decisione dell’ente arbitrale, che so­li­ta­men­te comporta il tra­sfe­ri­men­to o la can­cel­la­zio­ne dei nomi di dominio in­te­res­sa­ti.

Esempi pratici di UDRP

Un esempio illustre di azienda che ha uti­liz­za­to la procedura UDRP è la Bayer AG. Tra il 12 dicembre 2022 e il 19 gennaio 2023, il gruppo far­ma­ceu­ti­co ha avviato sei pro­ce­di­men­ti presso la WIPO/OMPI nei confronti di dieci nomi di dominio re­gi­stra­ti che violavano i suoi diritti al marchio. Alcuni di questi domini, come bayerr.com e bayer-cz.com, sono stati uti­liz­za­ti per e-mail frau­do­len­te. In tutti i casi, la WIPO/OMPI si è pro­nun­cia­ta a favore della Bayer AG e ha ordinato il tra­sfe­ri­men­to dei domini.

Al contrario, il caso “Sting contro Michael Urvan” del 2000 dimostra come non tutti i reclami pre­sen­ta­ti da celebrità o titolari dei marchi abbiano successo. Il musicista Sting ha sporto denuncia contro Michael Urvan, il quale aveva re­gi­stra­to il dominio sting.com. Urvan, un gamer sta­tu­ni­ten­se, uti­liz­za­va il nome “Sting” come pseu­do­ni­mo per le sue attività online e aveva già re­gi­stra­to il dominio cinque anni prima. Il tribunale arbitrale si è pro­nun­cia­to a favore di Urvan perché, in primo luogo, “Sting” è un termine generico e, in secondo luogo, Urvan ha uti­liz­za­to il dominio in buona fede per i propri scopi.